Проєктні зміни

Мова публікації: українська

Стаття для pravo.ua

Через невизначеність процедури та підходів до дискламації неохороноздатних елементів новою реальністю стане реєстрація позначень, які взагалі не повинні бути зареєстровані як торговельні марки (наприклад, родових назв фармацевтичних речовин) к відомо, починаючи з 2020 року відбуваються зміни в законодавстві у сфері охорони прав на торговельні марки (ТМ). Професійна громадськість чекає на видання Міністерством економіки України наказу «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну» (проєкт). Очікується, що цей підзаконний акт відчутно змінить правила гри для всіх учасників правовідносин у сфері набуття та реалізації прав на торговельні марки ТМ.

Загалом від моменту прийняття перших національних нормативно­правових актів, що регулюють правовідносини у сфері набуття та реалізації прав на ТМ у нашій країні, пройшло вже майже 30 років, однак деякі питання досі залишаються недостатньо врегульованими. Спробуємо розібратися в такому далеко не новому питанні, як дискламація, тобто вилучення з правової охорони певних елементів позначення. Суть дискламації полягає в тому, що власник ТМ, яка містить дискламований елемент, має право забороняти використання такої марки третім особам у цілому, але не може заборонити використовувати дискламовані елементи самостійно чи в складі іншої ТМ.

Відповідно до положень статті 6 чинної редакції Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Закон про знаки) до ТМ як дискламовані елементи може бути включено позначення, які можна умовно поділити на дві групи.

До першої групи належать державні символи (емблеми), офіційні повні або скорочені назви держав чи їх міжнародні літерні коди, емблем та інші подібні позначення.

Друга група містить описові, загальновживані позначення, позначення, які не мають розрізняльної здатності, тощо. Такі позначення дискламуються за умови, що вони не займають домінуючого положення в зображенні ТМ.

Закон про знаки не дає відповіді на запитання, на якому етапі та за чиєю ініціативою може бути зроблено дискламацію. Власне, в попередніх редакціях цього закону умови, за яких відбувається дискламація (наявність дозволу, положення в складі позначення), були аналогічними. Певних змін зазнав лише перелік позначень, що дискламуються.

Варто також відзначити новелу Закону про знаки, відповідно до якої позначення другої групи можуть одержати правову охорону, якщо вони набули розрізняльної здатності в результаті їх використання до дати подання заявки.

Практика дискламації в Україні

Поточна практика реєстрації ТМ в Україні свідчить про відсутність єдиного підходу. Так, аналіз опублікованих протягом 2021 року відомостей про зареєстровані ТМ дає підстави стверджувати про те, що код (526) не є улюбленцем експертизи.

З дискламацією назви держави Україна та похідних позначень, зокрема її двобуквених кодів, ситуація більш­менш зрозуміла (хоча є нюанси і з цим). Цього, на жаль, не можна сказати про дискламацію позначень другої групи. По­перше, важко стверджувати про існування сталої практики, по­друге, часто передбачена в Законі про знаки вимога про недомінуюче положення дискламованих позначень не дотримується, по­третє, дискламація застосовується лише в рамках попередніх відмов. Проілюструємо це на прикладах.

Чого тільки варте різноманіття ТМ «Лакомка» в класі 29 для насіння соняшнику. Слово «Лакомка» зареєстровано в поєднанні з назвами практично всіх регіонів України. Є навіть «Лакомка від дяді Колі». Лакомка — це назва сорту насіння кондитерського соняшника, очікуваним було б дискламувати цей словесний елемент як вказівку на певну характеристику товару. Власне, схожа ситуація спостерігається і з іншими позначеннями.

Що ж дискламується під час експертизи ТМ, окрім назв держав? Чи дотримано в Україні норм Закону про знаки стосовно положення дискламованих елементів у складі позначення?

Наведемо окремі приклади:

• зареєстровано кольорову словесну ТМ E TICKETS з оригінальним написанням латинської літери Е з дискламацією елемента E TICKETS;

• словесну ТМ KYIV CLINIС в оригінальному кольоровому виконанні слів KYIV та CLINIС зареєстровано з дискламацією всіх зазначених словесних елементів;

• зареєстровано низку ТМ, що являють собою написи KABANOSY original, KABANOSY cheese, KABANOSY chili та ін., виконані на фоні кольорових прямокутників, при цьому вказані написи було дискламовано;

• зареєстровано словесну ТМ, що являє собою напис «Полтавське» в стилізованому виконанні, при цьому слово «Полтавське» було дискламовано;

• зареєстровано комбіновану кольорову ТМ, що являє собою зображувальний елемент та виконаний поряд із ним напис Online Casino, при цьому напис Online Casino було дискламовано під час експертизи.

Ці та інші приклади навряд свідчать про те, що дискламовані елементи не займають домінантного положення у складі зображень ТМ.

Цікаво, що водночас значну кількість ТМ, які містять у своєму складі описові та інші елементи, що не можуть бути зареєстровані як ТМ та, за логікою законодавства, підлягають дискламації, зареєстровано без неї. Прикладами таких реєстрацій є реєстрації таких ТМ: «Хлорофіліпт грінфарм сінус» (для лікарських засобів), «МАКСІ» (для гербіцидів, фунгіцидів тощо), «МЕТОД» (для онлайн­сервісу у сфері маркетингу та консалтингу).

Можливо, пояснити існування «нової реальності» у сфері реєстрації ТМ можна різним трактуванням положень Закону про знаки, які дозволяють реєстрацію як ТМ тих позначень, що мають бути дискламованими в разі недомінуюччого положення у складі ТМ, за умови доведення заявником обставин набуття такими позначеннями розрізняльної здатності внаслідок використання до дати подання заявки.

Новели проєкту

Проєкт, на жаль, не дає відповіді на запитання, яким чином буде відбуватися трактування абзаців 11 та 12 пункту 2 статті 6 Закону про знаки: як альтернативних чи як доповнювальних. Поза увагою законодавця залишились питання дискламації з ініціативи заявника. Проєкт містить відкритий перелік ознак, за якими встановлюється факт домінування того чи іншого позначення в зображенні ТМ.

На наш погляд, наслідком доповнення пункту 2 статті 6 Закону про знаки новим абзацем 12 та прийняття проєкту в запропонованій редакції можуть стати реєстрації без дискламації позначень, що зареєстровані як ТМ не можуть бути як такі (з наступними антиконкурентними діями на ринку за допомогою такого важеля, як право забороняти використання ТМ третім особам). Наприклад, за логікою чинної редакції Закону про знаки та проєкту, в разі доведення обставин тривалого використання та набуття позначенням розрізняльної здатності до дати подання заявки може бути зареєстровано як ТМ родові назви фармацев­тичних речовин, внесених до переліку міжнародних неприватних назв фармацевтичних субстанцій, запропонованих та рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Закордонний досвід

Відповідно до положень законодавства США дискламації на запит патентного відомства підлягають елементи, які не можуть бути зареєстровані як такі (unregistrable components). Добровільній дискламації підлягають будь­які елементи ТМ.

Цікавою є практика ЄС із цього питання. Так, відповідно до положень Директиви Ради ЄC № 2015/2424 поняття дискламації було вилучено. Зазначається, що дискламація несуттєвих елементів ТМ не має сенсу сама собою, адже їм за законом неможливо надати захисту, а дискламація суттєвих елементів призводить до нечіткого обсягу правової охорони торговельної марки.

Варіанти розвитку

Одразу зазначимо, що питання дискламації жодним чином прямо не обумовлено в Угоді про асоціацію між Україно та ЄС. Отже, на цьому етапі наша держава може обрати власний шлях, орієнтуючись на чинну практику та усвідомлюючи ризики й наслідки, притаманні нашій країні.

Однозначно слід вирішувати наявну в пункті 2 статті 6 Закону про знаки проблему та усунути колізію. Одним із варіантів може бути передбачення можливості дискламації описових та інших подібних позначень незалежно від їх положення в зображенні ТМ. У такому разі суб’єкти господарювання матимуть право реєструвати стилізовані позначення, не монополізуючи при цьому ці позначення як такі.

По суті, відбудеться узгодження норм законодавства та чинної практики дискламації. Водночас буде дотримано і зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС, зокрема за її статтею 196, відповідно до якої Україна має забезпечити добросовісне використання описових термінів, зокрема географічних зазначень, як обмежений виняток із прав, що пов’язані з ТМ, таким чином, щоб вони враховували законні інтереси власника ТМ і третіх осіб. Україна також має право на запровадження інших обмежених винятків.

Однак, хоч який шлях буде обрано, важливими є дотримання таких принципових моментів у разі існування в Україні інституту дискламації:

• практика має відповідати положенням законодавства, зокрема міжнародного. Так, якщо мова йде про дискламацію недомінуючих елементів, доречним видається внесення до проєкту вичерпного та однозначного переліку критеріїв, за якими експертизою встановлюватиметься факт домінування того чи іншого позначення в зображенні ТМ (ще краще було би виключити з нього положення, які є за своєю суттю методичними рекомендаціями);

• практика дискламації має бути сталою, а не епізодичною та вибірковою;

• потрібно передбачити можливість дискламації за ініціативою заявника (як на етапі подання заявки, так і впродовж її експертизи). Це матиме додатковий позитивний ефект, що полягатиме в скороченні строків проведення експертизи;

• у складі бібліографічних відомостей за зареєстрованими / поданими на реєстрацію ТМ, що доступні в Спеціальній інформаційній системі Укрпатенту, за кодом (526) мають відображатися відомості про дискламовані елементи;

• повинна забезпечуватися повнота даних під час передання Укрпатентом бібліографічних відомостей про національні ТМ до сторонніх баз даних (наразі це бази даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності, а в перспективі також TMview).

Отже, шляхи вирішення питання є. Час визначитись.